商標—有關用詞是對一項特性的描述還是示意—商標註冊處處長的酌情決定權—《商標條例》（第559章）第11(1)(b)及(c)條

RE CREATIVE RESOURCES LLC [2010] 1 HKC 202
上訴法庭
民事上訴2009年第15號
上訴法庭羅傑志副庭長；
原訟法庭法官石仲廉、倫明高
2009年11月18日、12月15日

Anthony Evans & Co 代表上訴人／答辯人（缺席）。
甄孟義資深大律師（代表律政司）代表答辯人／上訴人。

Creative Resources(下稱「Creative」)申請將「NAKED」一詞註冊成為避孕套商標。商標註冊處處長根據《商標條例》第11(1)(b)及(c)條的規定拒絕其申請。在Creative提出的上訴(見 Re Creative Resources LLC [2009] 1 HKC 218)中，下級法院法官運用其個人觀點，認為以「naked」一詞來指明一個避孕套的特性，並不屬於武斷或主觀，並依據他就第11(1)(c)條所作的裁決，裁定有關註冊並沒有抵觸第11(1)(b)條。此為商標註冊處處長的進一步上訴。

裁定—上訴得直：

就是否批准一個商標註冊而行使的酌情決定權乃屬於司法性質，不能任意或不合理地行使。法庭在考慮酌情決定權的行使時，一直以來都相當重視商標註冊處處長的意見。

正確的做法是，必須全面和仔細地考慮商標註冊處處長的意見。商標註冊處處長具有格外的經驗。除非在對他的意見和理由作出了全面和仔細的考慮後，掌握了有力的理據，否則不得偏離商標註冊處處長對其酌情決定權的行使。法庭不能僅因其自身達至一個不同的結論，而輕易推翻商標註冊處處長對其酌情決定權的行使。基本上，對商標註冊處處長行使酌情決定權所採取的態度，應相類於對一名法官行使酌情決定權所採取的態度。

下級法院採用了錯誤的驗證。所須提出的問題應該是，由於並沒有因付諸使用而具有顯著特性的證明，故該標誌是否欠缺任何顯著特性。

即使一個標誌並沒有違反第11(1)(c)條下的規定，但也並不能據此而對第11(1)(b)條下的情況構成影響。這兩項條文是各自獨立於對方的，故必須分別予以考慮。

原審法官未有考慮聽證官所提出的理由。對此，原審法官是在未能顯示具備有效理由情況下，干預了聽證官所行使的酌情決定權。聽證官根據第11(1)(b)條正確地行使酌情決定權拒絕有關的商標申請，因此並沒有任何理據支持干預聽證官行使其酌情決定權。

法官以聽證官對第11(1)(c)條的處理方式為由推翻其所作出的決定，這是欠缺充分理由支持的。再者，聽證官所得出的結論是完全正確。